Bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için, ortalama tüketici kitlesi tarafından tescil kapsamındaki mal ve hizmetler üzerinde görüldüklerinde, işaretin o mal ve hizmeti tanıtım aracı ve ayırt edici unsuru olarak değerlendirilmesi, yani marka algısı oluşturması, diğer bir anlatımla soyut ayırt edicilik unsurunun bulunması zorunludur. Bununla birlikte SMK’nın 5/2. maddesi uyarınca, bir işaretin soyut ayırt edicilik unsuru olmasa bile, başvuru tarihi itibariyle o işaretin belirli mal veya hizmetler yönünden fiilen yoğun bir şekilde marka ve tanıtım aracı olarak kullanılması ve bunun sonucunda tüketicilerin işareti gördüklerinde o mal veya hizmetin belirli bir firma tarafından üretildiği veya satış ve pazarlamasının yapıldığını düşünmeleri, diğer bir ifadeyle marka algısı oluşturması ve markanın ticari köken bildirmesi halinde marka olarak tesciline bir engel bulunmamaktadır.
Bu tarz ibarelerin kullanım sonucu ayırt edici kılınmaları yasal olarak mümkün ise de tanımlayıcılığı çok yüksek ve somut ayırtediciliği bulunmayan ibarelerin çok yoğun kullanımla dahi ayırt edici kılınmalarının oldukça güçtür. Örneğin Yargıtay ENUYGUN’un kullanılmasına rağmen tanımlayıcı özelliğinin yüksekliği nedeniyle tescil edilemeyeceğine hükmetmiştirYARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2018/4681
K. 2019/6004 T. 30.9.2019).
Yargıtay Organic Color Systems markası hakkında verdiği kararda; “ORGANIC COLOURSYSTEMS” ibaresinin bir bütün olarak “organik saç boyaları” ya da “saç boyama sistemi” gibi anlamlara geldiği, ortalama tüketici kitlesinin bakım ve dış görünüşüne özen gösteren yetişkin kişiler ve daha çok bayanlar olduğu, her ne kadar ibareler ingilizce olsa da, bu ibarelerin Türkçe ibarelere oldukça yakın ve ortalama tüketici kitlesince Türkçe anlamları bilinebilecek ibareler olduğu, bu haliyle markanın 556 Sayılı KHK’nın 7/1-a maddesi anlamında somut ayırt edicilikten yoksun, KHK’nın 7/1-c maddesi uyarınca da aynı zamanda tanımlayıcı işaretlerden olduğu, bu tür tanımlayıcılık düzeyi yüksek ve somut ayırt edicilikten yoksun ibarelerin 556 Sayılı KHK’nın 7/son maddesi uyarınca kullanım sonucu ayırt edici kılınabilmesi mümkün ise de, bu sonucun sağlanabilmesi için sadece kullanımın yeterli olmadığı, aynı zamanda çok kuvvetli reklam ve tanıtımlar sonucunda anılan başvuru konusu ibarelerin refleks halinde marka algısı oluşturması ve tanımlayıcılıktan büsbütün uzaklaşılması gerektiği, somut davada mevcut kullanım ve delil durumu itibariyle markaya konu ibarenin kullanım sonucu ayırt edici kılındığına ilişkin somut deliller bulunmadığından davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş kararın davalı Türk Patent ve Marka Kurumu yararına bozulması gerekmiştir, yönünde hüküm kurmuştur.
