Bir markanın başka bir marka içinde başka unsurlarla birlikte tamamen veya ayırt edici unsuru yanında kullanımı halinde karıştırma ihtimalinin belirlenmesi çeşitli hususların dikkate alınmasıyla mümkündür.
Markanın önceki markanın sonraki markanın içinde yer alması durumunda karışıklık riski değerlendirmesi; müşterek kullanılaun unsurun asli ve ayırt edici olup olmadığı, ortalama tüketici tarafından ne şekilde algılanacağı, tanınma derecesi, kullanıldıkları mal ve hizmet sınıfları gibi ilgili tüm faktörler dikkate alınarak bütünsel bir incelemeyle yapılabilir.
AB Adalet Divanı, Thomson Life kararında sonraki markada yer alan önceki markanın esaslı unsur olmasa bile “bağımsız ayırt ediciliği”ni koruyup korumadığının irdelenmesi gerektiğinin üzerinde durmuştur. Önceki marka sonraki markada bağımsız ayırt ediciliğe sahipse potansiyel müşteriler markaların farklı olduğunun ayrımına varsa bile markalardaki müşterek unsur nedeniyle sonraki markayı öncekinin bir versiyonu, serisi zannedebilir.
Genel izlenim kompozit markadaki tanınmış işaret veya şirket adı tarafından domine edilir. Böyle durumlarda önceki marka kompozit markada bağımsız ayırt edici role sahip olduğu için karıştırma ihtimalinin varlığı için kompozit markanın içerdiği mal ve hizmetin kaynağının bu markaya aftediliyor olması yeterli görülmelidir.
Eğer mal ve hizmetler aynı ise ve kompozit markada önceki marka sahibinin markası bağımsız ayırt ediciliğe sahipse karıştırma ihtimalinin bulunduğu söylenebilir.
Yargıtay 11. HD’nin 2016/6794- 2018/589 sayılı kesinleşen kararında İstanbul 1. FSHM’nin 2015/165-2016/24 sayılı kararını onamıştır; Davacı vekili, müvekkilinin 2007/44078 sayılı ”mila by nova” ibaresinden oluşan markasının bulunduğunu, davalının ”2011/89390 sayılı ”milla by trendyol” markasının ise 35-6 kapsamındaki ürünler için tescil edildiğini, müvekkili tarafından daha önce açılan davalarda markalar arasında iltibasa yol açıcı benzerlik bulunduğunun tespit edildiğini, karıştırılma ihtimalinin bulunduğunu, markaların benzer olduğunu ileri sürerek davalı adına tescili 2011/89390 nolu markanın hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, markalar arasında iltibasa yol açıcı benzerlik bulunmadığını, 8/1-b maddesinin koşullarının oluşmadığını, karıştırma ihtimalinin bulunmadığını, müvekkili şirketin sektörün önde gelen kurumları arasında yer aldığını, Trendyol ibareli tescilli çok sayıda markasının bulunduğunu, hükümsüzlük koşullarının oluşmadığını, markanın Trendyol ibaresi ile birlikte kullanıldığını, ayırt edici unsurun Trendyol olduğunu savunarak davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece, tüm dosya kapsamına göre, tüketicinin davalı markasını davacı markasının serisi veya yeni bir versiyonu olarak algılayacağı, davacı markasının kapsamında 23,24,25,26, sınıflar ürünler söz konusu olup bu ürünlerin mağazalarda veya elektronik ortam gibi yöntemlerle pazarlanması nedeniyle 35. sınıftan müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için bir araya getirilmesi hizmetleriyle benzer olduğunu, davalının 35. sınıfı kozmetik ve kişisel bakım ürünleri ile sınırlı mağazacılık faaliyetleri için tescilli bu mağazada satışa sunulacak kozmetik ürünlerin davacının marka kapsamındaki iç- dış giysiler, baş giysileri gibi ürünlerle, ürünlerin yönelik olduğu tüketici, tüketim alanı, birlikte kullanım ve birbirini tamamlama, benzer kanallarla pazarlanma gibi pek çok unsur bakımından benzer olduğu, davalının davacının markasını kendi markası ile birlikte tescil ettirmesinin karıştırma ihtimalini önleme etkisi olmadığını, daha önce verilen kararlar ile de markalar arasında benzerlik bulunduğunun kabul edildiği gerekçesiyle davalı adına tescilli 2011/89390 nolu markanın hükümsüzlüğüne, sicilden terkinine karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 6,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 24/01/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
