Şekil markalarına itiraz ederken şeklin ilgili piyasalarda bulunan şekillerden farklı olmadığının veya basit bir versiyonu olduğunun ortaya konulması gerekir.
14 Temmuz 2021’de AB Genel Mahkemesi Temyiz Kurulu’nun(BOA) aksi yöndeki kararını iptal ederek Rougue de Guarlian ruj şeklinin marka olarak tescilinin önünü açmıştı(T-488/20). Bu kararında mahkeme; kolayca hafızada kalabilecek ve de müşteride süpriz etkisi yaratacak ruj şeklinin sektördeki adet ve alışkanlıklardan kayda değer şekilde farklılaştığını belirtmiştir.
Şekil markalarının tesciline AB Marka Tüzüğü’nün(EUTR) fonksiyonel özelliklerin marka olarak tescilini yasaklayan 7(1) (e) maddesi(SMK m. 5/e) engel teşkil etmektedir.
Estetik fonksiyonellik olarak adlandırılan ve ABD marka hukukundan AB Marka hukukuna alınan bu kavram AB’de çok daha kısıtlı uygulanmaktadır. Bu kavramın temelinde marka hakkının piyasada tekelci bir duruma yol açmasının önüne geçilmesi düşüncesi yatmaktadır.
Markanın kapsamını kısıtlayan “estetik fonksiyonellik” kavramından kaynaklanan; meşhur mantar tabanlı Birkenstock terliklerinin tabanındaki plastik malzemenin şeklinin marka olarak tescilinin reddi(C‑26/17) veya ikonik Loois Vouitton çantalarının kara kare şeklinin marka olarak tescilinin reddi(T-105/19)-gibi dikkat çekici kararlar vardır.
Bu kararlar da göstermektedir ki şekil markalarına itiraz ederken şeklin ilgili piyasalarda bulunan şekillerden farklı olmadığının veya basit bir versiyonu olduğunun ortaya konulması gerekir.
Ayrıca potansiyel müşterilerin ilgili malı ararken tescil edilmek istenen şekilde aramaları nedeniyle şeklin mala asli değerini veren bir şekil olduğunun ortaya konulması gerekir. Bir başka değişle ilgili ürün başka şekilde yapılabilirse de başka şekilde yapılması durumunda müşterilerin tercihlerinin önemli ölçüde olumsuz etkileneyeceğinin ortaya konulması gerekir.
Marka Tescilinde Mutlak ve Nisbi Ret Değerlendirmesi
SMK Madde 5; Mutlak Tescil Engelleri
Marka Tescilinde Mutlak Ret Nedenleri
Mutlak Tescil Engelleri Kapsamında Hükümsüzlükte 5 Yıllık Süre 11284
